Nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn về phát âm – điểm cần lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu

06/12/2016 Thương hiệu, Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Bình luận 2,379 Lượt xem

Nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn về phát âm ( “BLUE DIAMOND” và “BULL DIAMOND”) – điểm cần lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu

Công ty Divson Pharmaceuticals Ltd chủ Nhãn hiệu đã đăng ký “BLUE DIAMOND” (gọi tắt là Bên phản đối) đã nộp đơn đến Cơ quan Patent và Nhãn hiệu Nam Phi phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu “BULL DIAMOND” của Công ty Horizon Pharmaceuticals Ltd (gọi tắt là Bên nộp đơn) – cơ sở của phản đối là nhãn hiệu xin đăng ký “BULL DIAMOND” tương tự về phát âm với nhãn hiệu “BLUE DIAMOND” đã được bảo hộ.

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Bên phản đối cho rằng Bên đăng ký đã có tính toán khi chọn một tên gọi nhằm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng kể cả hình dáng viên thuốc, màu và cách đóng vỉ các viên thuốc. Bên phản đối cũng cho biết rằng Bên nộp đơn đã từng mua sản phẩm chứa nhãn hiệu “BLUE DIAMOND” của Bên phản đối trước khi nộp đơn đăng ký, như vậy họ đã biết trước sự tồn tại của nhãn hiệu này. Vì vậy, nếu được chấp nhận đăng ký, nhãn hiệu sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng cho cùng sản phẩm dược phẩm thuộc nhóm 05 là sildenafil citrate (thuốc tăng vận chuyển máu).

Đáp lại, bên nộp đơn đã phản bác lại cáo buộc của Bên phản đối là đã chọn nhãn hiệu nhằm lừa dối người tiêu dùng và cho rằng: Hai nhãn hiệu không tương tự về phát âm và có các nghĩa khác nhau – “BLUE” chỉ màu sắc, còn “BULL” chỉ sức mạnh của thuốc; từ “DIAMOND” đã được sử dụng rộng rãi cho các sản phẩm thuốc trên thị trường. Còn màu xanh và hình dạng viện thuốc thì tương tự như các thuốc generic sildenafil citrate vẫn sử dụng. Ngoài ra họ đã được cơ quan Quản lý Dược phẩm cấp giấy phép cho sản phẩm “BLUE DIAMOND”. Hơn nữa, đây là loại thuốc chỉ bán theo đơn bác sĩ nên khả năng gây nhầm lẫn không thể xảy ra.

Bên phản đối đã bác lại lập luận là từ “DIAMOND” đã được sử dụng rộng rãi cho các dược phẩm, cũng không phải mô tả cho hình viên thuốc và tái khẳng định là từ “BLUE” và “BULL” có cách phát âm giống nhau. Bên phản đối cũng cho rằng giấy phép mà cơ quan Quản lý Dược phẩm cấp là không có ý nghĩa trong trường hợp tranh chấp này.

Tiếp tục, bên nộp đơn đáp lại là trong các sách hướng dẫn thuốc đều viết: viên sildenafil citrate có màu xanh và hình viên kim cương (diamond). Vì vậy “BLUE DIAMOND” không có tính phân biệt vì màu xanh (BLUE) đã trở nên thông dụng trên thị trường và tương ứng là chữ “BLUE” phải bị loại trừ khỏi bảo hộ. Vì vậy, không có lí do gì để cho rằng không thể có sự cùng tồn tại của hai nhãn hiệu.

Sau khi xem xét lập luận và chứng cứ của hai bên tham khảo các án lệ, Registrar kết luận như sau:

– Sự việc sẽ không có vấn đề gì khi các từ “BULL” và “DIAMOND” hoặc “BLUE” và “DIAMOND” đứng cách biệt nhau, tuy nhiên trong trường hợp này chúng lại kết hợp với nhau từng cặp. Trong đó, kết hợp “BLUE DIAMOND” đã được bảo hộ. Do có cùng chữ “DIAMOND” và cách phát âm giống nhau của “BLUE” và “BULL”, nên kết hợp “BULL DIAMOND” dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ khi phát âm.

– Liên quan đến vấn đề là liệu các từ “BLUE” và “DIAMOND” có biểu thị cho màu và hình dáng của viên thuốc và có khả năng bị loại trừ (Disclaim) khỏi bảo hộ hay không, thì do nhãn hiệu vẫn có hiệu lực nên chủ nhãn hiệu vẫn có quyền loại trừ những người khác xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Vì vậy, bên phản đối vẫn có độc quyền đối với kết hợp từ “BLUE DIAMOND” và có chăng thì chỉ không được bảo hộ riêng “BLUE” và “DIAMOND”.

– Tuy bên nộp đơn cho rằng thuốc liên quan chỉ bán theo đơn và bác sĩ chỉ được chỉ định tên generic là sildenafil citrate nên khả năng gây nhầm lẫn là khó xảy ra so với trường hợp thuốc được bán tự do nhưng trong thực tế các bác sĩ hay dược sĩ cũng có khả năng bị nhầm lẫn, ví dụ do truyền khẩu hay quảng cáo qua radio, mà nhầm thuốc này với thuốc kia khi kê đơn thuốc hoặc hướng dẫn cho bệnh nhân.

Trên cơ sở các lập luận trên, có thể nhận thấy không ai có thể ngăn được Bên nộp đơn sử dụng các từ khác với “DIAMOND” trong kết hợp với “BULL” hoặc sử dụng một từ khác với “BULL” trong kết hợp với “DIAMOND” nhưng họ lại sử dụng nhãn hiệu như đã đăng ký. Do đó, không thể kết luận là Bên nộp đơn đã thực hiện một hành vi thiện chí đối với Bên phản đối, nhất là khi Bên nộp đơn đã biết về sản phẩm của Bên phản đối trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Điều đó cho thấy đơn trên đã được nộp trên cơ sở không trung thực (bad faith).

Với các lí do đã nêu, nhãn hiệu xin đăng ký đã bị từ chối bảo hộ.

Ý kiến bình luận.

Điều 73,74 Luật SHTT 2009 quy định như sau:

Điều 73. Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;
Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;
Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;
Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;
Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Điều 74. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;
b) Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;
c) Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
d) Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

đ) Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;

e) Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
g) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;
h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;
i) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;
k) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
l) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;
m) Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;
n) Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Từ quy định trên có thể thấy, pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể trường hợp hai nhãn hiệu có cách pháp âm gần giống nhau bị coi là không có khả năng phân bijet. Nhưng trên thực tế, khi có tranh chấp như thế nà xảy ra, Tòa án Việt Nma vẫn luôn coi dấu hiệu thuộc trường hợp như trên là không có khả năng phân biệt.

Tại Việt Nam hiện nay, tình trạng sử dụng nhãn hiệu có cách phát âm gần giống nhau để đăng ký cũng đang xảy ra rất phổ biến như là một hình thức cạnh tranh không lành mạnh. Trong đó điển hình nhất là tranh chấp giữa nhãn hiệu mì “ Hảo Hảo” và mì “ Hảo Hạng”, hay tranh chấp giữa cũng nhãn hiệu sản phẩm làm đẹp” Bảo Xuân” và “ Bảo xinh”….v….vv.. Có rất nhiều doanh nghiệp đi sau sử dụng tên thương hiệu gần giống với doanh nghiệp đi trước và đạc biệt là đối với những nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó, dễ khiến người tiêu dùng đọc sai, gây nhầm lẫn với những nhãn hiệu đã được đang ký từ trước. Đặc biệt là khi những nhãn hiệu đó còn được thiết kế gần giống nhau lại càng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Vụ việc trên đây cũng là một trong những cách giải quyết tranh châp giữa hai nhãn hiệu có phát âm gần giống mà Tòa án Việt Nam thường hay áp dụng. Bởi những nhãn hiệu đã đăng ký về sau biết và phải biết nhãn hiệu mình dăng ký có hay không có khả năng bảo hộ. Và có tương tự hay trùng với nhãn hiệu nào đã đăng ký trước đó hay chưa. Việc doanh nghiệp cố tình đăng ký nhãn hiệu gây nhầm lẫn được coi là một trong những biện pháp cạnh tranh không lành mạnh và cần phải bị xử lý. Tuy nhiên, trên thức tế vẫn có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng tên thương hiệu gần giống nhau và vẫn được đăng ký bảo hộ. Bởi vậy, vấn đề đặt ra ở đây là tiêu chuẩn nào?., làm thế nào để có thể nhận biết hay phân biệt hai nhãn hiệu bị coi là tương tự nhau khi có cách phát âm giống nhau.

XEM NGAY VIDEO HƯỚNG DẪN VIẾT TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU