Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá ở Mỹ được xác lập trên cơ sở nào?

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ không phải là bắt buộc. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá có thể được xác lập trên cơ sở sử dụng nhãn hiệu hợp pháp trong thương mại ở Mỹ, hoặc đăng ký với Cơ quan sang chế và nhãn hiệu hàng hoá Mỹ gọi tắt là USPTO. Tuy nhiên, các chủ sở hữu nhãn hiệu nên đăng ký bởi vì việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá với USPTO sẽ tạo cho bạn những lợi thế sau:

•    Ngầm thông báo cho công chúng rằng bạn là chủ sở hữu nhãn hiệu.
•    Độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký.
•    Có khả năng khởi kiện lien quan đến nhãn hiệu ở Toà án Liên bang.
•    Có khả năng đăng ký với Hải quan Mỹ để ngăn chặn hàng nước ngoài.
•    Vi phạm nhãn hiệu nhập khẩu vào Mỹ.

Doanh nghiệp Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá ở Mỹ theo thoả ước Madrid được không?

Không. Vì Mỹ không phải là thành viên của thoả ước Madrid (tham khảo phần hỏi – đáp liên quan đến đăng ký NHHH theo Thoả ước Madrid). Muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá ở Mỹ bạn phải tiến hành các thủ tục nộp đơn theo hệ thống luật quốc gia.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Mỹ dựa vào những căn cứ nào?

Doanh nghiệp Việt Nam nào là chủ sở hữu thực sự nhãn hiệu hàng hoá và muốn sử dụng nhãn hiệu đó trong thương mại tại Mỹ đều có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ.

Doanh nghiệp có thể dựa vào một trong các căn cứ sau để tiến hành nộp đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Mỹ:

 

• Nhãn hiệu đã được sử dụng trong thương mại tại Mỹ.
• Có ý định sử dụng nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ.
• Nhãn hiệu đã được nộp đơn đăng ký tại một nước là thành viên của công ước Paris; hoặc
• Nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam.

Thế nào là “Sử dụng trong thương mại”?

Với mục đích để nhãn hiệu được đăng ký ở Mỹ, “thương mại”được hiểu là các hoạt động thương mại được Quốc hội Mỹ qui định trong lụât ,ví dụ như thương mại diễn ra trong phạm vi liên bang , thương mại giữa các tiểu bang và thương mại giữa Mỹ và các nước khác . “Sử dụng thương mại” được hiểu là việc trung thực nhãn hiệu thao cách thông thường trong thương mại” , chứ không phải là cách sử dụng chỉ nhằm mục đích quyền nhãn hiệu.

 

Cách sử dụng nhãn hiệu được chấp nhận là:

 

– Đối với hàng hoá: nhãn hiệu phải được gắn trên hàng hoá, bao bì hoặcđược thể hiện liên quan đến hàng hoá, và hàng hoá phải được bán hoặc vận chuyển ở Mỹ.

– Đối với dịch vụ: nhãn hiệu phải được sử dụng hoặc thể hiện trong quá trình bán hoặc quảng cáo dịch vụ trong thương mại tại Mỹ.

 

“Mẫu sử dụng “là gì?

“Mẫu sử dụng” là thực tế về viêc bạn đang sử dụng nhãn hiệu như thế nào trong thương mại gắn lên hàng hoá/ dịch vụ hoặc liên quan đến hàng hoá và/hoặc dịch vụ mà bạn đăng ký. Đây không chỉ đơn giản là mẫu nhãn hiệu mà bạn cần nộp kèm với đơn xin đăng ký nhãn hiệu.

 

Mẫu sử dụng nhãn hiệu đối với hàng hoá được USPTO chấp nhận là như thế nào?

Thông thường, một mẫu sử dụng nhãn hiệu đói với hàng hoá thường cho thấy nhãn hiệu được dung trên hàng hoá thực hoặc bao bì như thế nào. Bạn cũng có thể nộp nhãn sản phẩm của hàng hoá, mẫu bao bì hàng hoá, hoặc ảnh chụp hàng hoá mang nhãn hiệu. Bạn không cần phải nộp một sản phẩm thật.
Chú ý: Các hoá đơn thanh toán, thông báo, mẫu đơn đặt hàng sách giới thiệu công ty, thông cáo báo chí, “card visit” KHÔNG được chấp nhận là “mẫu sử dụng” đối với sản phẩm.

Mẫu sử dụng nhãn hiệu đối với dịch vụ được USPTO chấp nhận là như thế nào?

 

Mẫu sử dụng nhãn hiệu đối với dịch vụ thường cho thấy nhãn hiệu được sử dụng như thế nào trong quá trình bán hoặc quảng cáo dịch vụ. Bạn có thể nộp sách giới thiệu về dịch vụ, quảng cáo về dịch vụ, thẻ kinh doanh hoặc đồ dung văn phòng thể hiện nhãn hiệu liên quan đến dịch vụ; hoặc ảnh chụp cho thấy nhãn hiệu được sử dụng khi giới thiệu hoặc quảng cáo dịch vụ.

Chú ý: Một mẫu giới thiệu nhãn hiệu thuần tuý không được chấp nhận, ví dụ nhãn hiệu xin đăng ký là “XYZ” và bạn nộp mẫu thẻ kinh doanh trên đó in mẫu nhãn hiệu thuần tuý “XYZ” sẽ không được chấp nhận. Nhưng nếu trên đó bạn in “TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN XYZ” sẽ được chấp nhận.

I. THỦ TỤC NỘP ĐƠN

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Mỹ như thế nào?

Đơn phải được làm bằng tiến Anh và the mẫu của USPTO. Bạn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Mỹ trưc tuyến qua mạng Internet bằng cách truy cập vào website của USPTO, địa chỉ www.uspto.gov và thực hiện theo đúng các chỉ dẫn trên đó; hoặc nộp đơn thông qua các đại diện SHCN ở Việt Nam. Danh sách các đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam được cung cấp trong Phụ lục 2 của cuốn sách này.

Nếu nhãn hiệu hàng hoá xin đăng ký được dung cho nhiều sản phẩm, dịch vụ khác nhau thì phải nộp bao nhiều đơn?

Theo luật nhãn hiệu Mỹ, mỗi đơn nhãn hiệu hàng hoá được đăng ký cho một nhãn hiệu đối với một hoặc nhiều nhóm sản phẩm và/hoặc dịch vụ. Điều này có nghĩa là nếu nhãn hiệu của bạn được dùng cho nhiều sản phẩm, dịch vụ thì bạn cũng chỉ cần nộp một đơn là đủ.

 

Những loại nhãn hiệu nào được đăng ký ở Mỹ?

 

Luật Mỹ quy định những loại nhãn hiệu sau: nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể, và nhãn hiệu chứng nhận. Đặc biệt, một số nhãn hiệu như nhãn hiệu như nhãn hiệu mùi, nhãn hiệu âm thanh cũng có thể được đăng ký ở Mỹ.

 

Khi nộp đơn bạn cần cung cấp những thông tin và tài liệu gì?

Nếu bạn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Mỹ thông qua người đại diện SHCN, bạn cần cung cấp những tài liệu và thông tin sau:

• Giấy uỷ quyền
• 01 mẫu nhãn hiệu được đăng ký;
• Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu (kèm theo phân loại quốc tế, hàng hoá, dịch vụ nếu biết);
• Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax (nếu có), và quốc tịch của người nộp đơn.
• Ngoài các tài liệu và thông tin nêu trên, tuỳ thuộc căn cứ nộp đơn là gì, bạn phải cung cấp thêm các tài liệu và thông tin tương ứng khác
• Nếu căn cứ nộp đơn là nhãn hiệu đã được sử dụng trong thương mại ở Mỹ
• Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng nhãn hiệu đã được sử dụng, đồng thời nêu rõ ngày nhãn hiệu được sử dụng lần đầu tiên trong thương mại ở Mỹ, ngày nhãn hiệu được sử dụng lần đầu tiên ở bất cứ nơi đau;
• Mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp hàng hoá thuộc mỗi nhóm sản phẩm có chứa nhãn hiệu, hoặc ảnh chụp quảng cáo dịch vụ thuộc mỗi nhóm có gắn nhãn hiệu dịch vụ, để chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng trong thực tế (được nộp kèm theo Đơn).
• Nếu căn cứ nộp đơn là có ý định sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ.
• Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ;

Chú ý:

• Nếu Đơn được nộp dựa trên căn cứ này, Người nộp đơn phải tiến hành sử dụng nhãn hiệu thực sự trong thương mại tại Mỹ sau khi nộp Đơn, và phải nộp một bản Tuyên bố sử dụng kèm theo mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp sản phẩm mang nhãn hiệu trước khi Cơ quan sang chế và Nhãn hiệu hàng hoá Mỹ đăng ký nhãn hiệu (vấn đề này sẽ được nêu cụ thể hơn ở phần XÉT NGHIỆM ĐƠN dưới đây).

• Nếu nhãn hiệu không được sử dụng trong thực tế và Người nộp đơn không nộp Tuyên Bố sử dụng trong thời hạn ấn định thì coi như bì từ bỏ.
• Nếu căn cứ nộp đơn là đơn đã nộp ở nước khác là thành viên Công ước Paris
• Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ.
• Nêu rõ trong Đơn tên nước, số đơn, ngày nộp đơn của đơn đã nộp trước.
• Bản sao có công chứng Đơn đã nộp.
• Nếu căn cứ nộp đơn là nhãn hiệu đã được đăng ký ở Việt Nam.
• Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ.
• Người nộp đơn tuyên bố trong đơn số đăng ký, ngày đăng ký của nhãn hiệu ở Việt Nam.
• Bản sao công chứng Giấy chứng nhạn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam.
II. XỬ LÝ ĐƠN

Sau khi dơn đã nộp có thể sửa đổi danh mục sản phẩm, dịch vụ nêu trong đơn đươc không?

Có, Nhưng bạn chỉ có thể làm rõ ý nghĩa hơn hoặc thu hẹp danh mục sản phẩm/dịch vụ chứ không được phép mở rộng danh mục sản phẩm, dịch vụ.

Sau khi nộp, đơn sẽ được sử lý như thế nào?

USPTO sẽ tiến hành xét nghiệm đơn và ra thông báo kết quả xét nghiệm đơn trong vòng 5 tháng kêt từ ngày nộp đơn.
Trong quá trình xét nghiệm, nếu xét thấy Đơn cần phải sửa đổi, bổ sung, hoặc nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, USPTO sẽ ra Thông báo kết quả xét nghiệm đơn, nêu rõ ý kiến của xét nghiệm viên. Người nộp đơn phải trả lời Thông báo kết quả xét nghiệm trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ra Thông báo đó (thời hạn 6 tháng này không được phép gia hạn). Nếu hết hạn 6 tháng mà Người nộp đơn không có công văn trả lời thì đơn coi như bị từ bỏ.
Nếu đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, xét nghiệm viên sẽ đồng ý chuyển đơn sang giai đoạn công bố đơn trên Công Báo Nhãn hiệu Hàng Hoá để bất kỳ bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan đều có thể phản đối việc đăng ký nhãn hiệu.

Mục đích của phản đối đơn là gì?

Sau khi đơn nhãn hiệu được công bố trên Công báo Nhãn hiệu Hàng hoá, trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố, bất kỳ người nào tin tưởng rằng việc đăng ký nhãn hiệu sẽ gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của mình đều có quyền nộp đơn phản đối đăng ký nhãn hiệu với Cơ quan Đăng ký. Người phản đối phải nêu rõ lý do phản đối và nộp lệ phí phản đối đơn.
Người có quyền và lợi ích liên quan có thể nộp đơn xin kéo dài thời hạn nôpk đơn phản đối trước ngày kết thúc thời hạn 30 ngày nêu trên hoặc trước khi kết thúc thời hạn xin gia hạn lâng trước và phải trả lệ phí ra hạn. Những lần xin gia hạn lần sau phải nêu rõ lý do xin gia hạn. Tổng số thời gian xin gia hạn nộp đơn phản đối không vượt quá 120 ngày kể từ ngày công bố đơn.
Hết thời hạn công bố đơn, nếu không có ai phản đối, USPTO sẽ tiến hành cấp giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Đối với Đơn nộp trên cơ sở có ý định sử dụng cần phải nộp bổ sung tài liệu gì và nộp khi nào?

Riêng đối với Đơn nhãn hiệu nộp trên cơ sỏ có ý định sử dụng, trước khi USPTO đăng ký nhãn hiệu, Người nộp đơn bắt buộc phải sử dụng nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ và phải nộp một bản Viện Dẫn Sử Dụng (Allegement of use) để chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu. Nếu không nộp thì Đơn sẽ bị coi là từ bỏ. Bản Viện Dẫn Sử Dụng nếu được nộp trước khi đơn nhãn hiệu được xét nghiệm viên đồng ý chuyển sang giai đoạn công bố đơn trên Công báo nhãn hiệu hàng hoá được gọi là sửa đổi Viện Dẫn Sử Dụng (Amendment to Allege Use), còn nếu được nộp sau ngày ra Thông báo Chấp nhận đăng ký của Cơ quan Đăng ký được gọi là Tuyên Bố Sử Dụng (Statement of Use). Nội dung của hai bản này về bản chất là giống nhau chỉ khác về thời điểm nộp. Dù là nộp bạn Sửa Đổi Viện Dẫn Sử Dụng hay Tuyên Bố Sử Dụng, Người nộp đơn bắt buộc phải nộp kèm theo mẫu bao bì, hoặc nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp sản phẩm, quảng cáo dịch vụ thuộc mỗi nhóm sản phẩm, dịch vụ để chứng minh nhãn hiệu đã được thực sự sử dụng trong thương mại, và một khoản lệ phí theo luật định.

Nếu nhãn hiệu chưa được sử dụng trong thương mại thì bạn cần phải làm gì để không bị coi là từ bỏ Đơn?

Tuyên Bố Sử Dụng phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày USPTO ra Thông báo Chấp nhận đăng ký nhãn hiệu (Thông báo Chấp nhận đăng ký nhãn hiệu được ra sau khi không có dơn phản đối của bên thứ ba trong thời hạn luật định là 30 ngày kể từ ngày công bố đơn, hoặc trong thời hạn xin ra hạn phản đối đơn). Nếu trong thực tế nhãn hiệu chưa được sử dụng trong thương mại, Người nộp đơn phải nộp đơn xin gia hạn nộp Tuyên Bố Sử Dụng trước khi thời hạn 6 tháng hết hạn. Người nộp đơn được phép ra hạn 5 lần, mỗi lần 6 tháng (tổng số thời gian gia hạn không quá 36 tháng) để nộp Tuyên Bố Sử Dụng.

Sau khi Tuyên Bố Sử Dụng được nộp đúng thời hạn như qui định và được chấp nhận, USPTO sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

III. THỜI HẠN VÀ DUY TRÌ HIỆU LỰC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Thời hạn hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ là bao nhiêu năm?

Sau khi được đăng ký, nhãn hiệu được bảo hộ 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu được gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm.

Khi nào phải nộp đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực nhãn hiệu?

Đơn xin gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu có thể được nộp trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực hoặc trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực. Nếu đơn xin gia hạn không được nộp trong thời hạn nêu trên, thì nhãn hiệu đăng kỹ sẽ bị hết hiệu lực.

Khi gia hạn hiệu lực bạn phải nộp những tài liệu và thông tin gì?

• Giấy uỷ quyền của Người nộp đơn, có Công chứng (nếu bạn nộp qua người đại diện SHCN);
• Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax (nếu có), và quốc tịch của chủ sở hữu nhãn hiệu.
• Mẫu nhãn hiệu đã được đăng ký; Số đăng ký, ngày đăng ký;
• Liệt kê đầy đủ và cụ thể hàng hoá, dịch vụ trong đăng ký có sử dụng nhãn hiệu trong thương mại;
• Liệt kê đầy đủ hàng hoá, dịch vụ trong đăng ký mà chủ sở hữu không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký cho các hàng hoá, dịch vụ đó trong thương mại (nếu có); Lý do không sử dụng và nêu rõ không có ý định từ bỏ nhãn hiệu;
• Mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, ảnh chụp hàng hoá hay quảng cáo dịch vụ chứng minh nhãn hiệu đăng được sử dụng.
• Lệ phí gia hạn hiệu lực

Ngoài việc nộp đơn gia hạn hiệu lực chủ sở hữu phải làm gì để duy trì hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký?

Để duy trì hiệu lực của nhãn hiệu đã đăng ký, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp Bản Tuyên thệ hoặc Bản tuyên bố sử dụng nhãn hiệu trong thương mại, kèm theo bằng chứng sử dụng nhãn hiệu trong thực tế, hoặc trình bày lý do không sử dụng nhãn hiệu. Nếu không, nhãn hiệu sẽ bị huỷ bỏ.

Chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp tài liệu nêu trên trong vòng năm thứ 6 kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu. Có thể nộp muộn hơn thời gian này nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm thứ 6 và chủ sở hữu pahỉ nộp thêm lệ phí nộp muộn.

Chủ sở hữu có thể chuyển giao quyền sở hữu hoặc cấp li-xăng sử dụng nhãn hiệu không?

Có, trong thời gian có hiệu lực của nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên thứ ba thông qua hợp đồng li-xăng. Chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có thể chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu cho bên thứ ba dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng. Hợp đồng li-xăng và hợp đồng chuyển nhượng phải được đăng ký với Cơ quan Đăng ký trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Ngày đăng ký hợp đồng li-xăng hoặc hợp đồng chuyển nhượng là ngày Cơ quan đăng ký nhận được đầy đủ các tài liệu và thông tin theo yêu cầu.

IV. THỰC THI QUYỀN

Khi nhãn hiệu bị vi phạm chủ sở hữu phải làm gì?

Khi nhãn hiệu bị vi phạm hoăc có dấu hiệu bị vi phạm, tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể chủ sở hữu có quyền yêu cầu áp dụng các biện pháp: hành chính, dân sự, hình sự, và kiểm soát biên giới để ngăn chặn vi phạm và đòi bồi thường thiệt hại.

XEM NGAY VIDEO HƯỚNG DẪN VIẾT TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU